Na unijní úrovni neexistují žádná konkrétní pravidla, která by měla být zohledňována při posuzování pravděpodobnosti záměny na straně veřejnosti mezi dvěma kolidujícími označeními, která jsou tvořena jménem. Nicméně, s ohledem na rozdílnou povahu jména a příjmení bude potřeba zejména zvážit, zda je předmětné jméno a/nebo příjmení běžné, či naopak rozšířené, a to i ve vazbě na území, pro které má být známka zapsána.
1. Nichols
Soudní dvůr se v rámci své rozhodovací činnosti v souvislosti se jménem fyzické osoby zabýval mj. otázkou posouzení existence či neexistence rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené příjmením. V posuzovaném případě Úřad pro zápis ochranných známek Spojeného království odmítl zapsat jako ochrannou známku označení tvořené příjmením, neboť dospěl k závěru, že příjmení „Nichols“ je ve Spojeném království s ohledem na početnost svého výskytu v londýnském telefonním seznamu rozšířené. Úřad rozvedl, že
„čím více je jméno rozšířeno, tím méně je úřad nakloněn k jeho zápisu, pokud není prokázáno, že toto jméno skutečně nabylo rozlišovací způsobilosti. Zmíněný úřad bere v úvahu také počet zboží a služeb, jakož i počet osob, se stejným nebo podobným jménem, které mohou být tímto zápisem dotčeny.“
Ze závěrů Soudniho dvora však vyplynulo, že stejně jako výraz běžného jazyka může i rozšířené příjmení plnit funkci označení původu ochranné známky, a tudíž rozlišit dotčené výrobky nebo služby. Posouzení existence či neexistence rozlišovací způsobilosti ochranné známky tvořené příjmením, a to dokonce rozšířeným, musí být provedeno v konkrétním případě podle kritérií použitelných na jakákoli označení, která mohou tvořit ochrannou známku.
2. Elizabeth Emanuel
Módní návrhářka, E. F. Emanuel, založila podnik pod názvem Elizabeth Emanuel, který vložila do jí založené společnosti s názvem Elizabeth Emanuel Plc. Společnost následně převedla svůj závod společně s klientelou a zapsanou ochrannou známkou na společnost Frostprint Ltd, která se v důsledku transakce přejmenovala na Elizabeth Emanuel International Ltd („EEI“). S touto společností však návrhářka ukončila další spolupráci a EEI převedla zapsanou ochrannou známku na třetí společnost, která následně podala přihlášku k zápisu nové ochranné známky ve znění „ELIZABETH EMANUEL“.
Předmětem řízení bylo zjištění podmínek, za kterých může být zápis ochranné známky zamítnut z důvodu, že by mohla klamat veřejnost, pokud byla klientela spojená s touto ochrannou známkou převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje, a pokud uvedená ochranná známka, která odpovídá jménu tvůrce a prvního výrobce uvedeného zboží, byla původně zapsána v jiné grafické podobě.
Soudní dvůr dospěl v posuzovaném případu k závěru, že k tomu,
„aby mohla ochranná známka plnit úlohu základního prvku systému nenarušené soutěže, musí představovat záruku, že všechny výrobky a služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, kterému lze připsat odpovědnost za jejich jakost“.
Ochranná známka „ELIZABETH EMANUEL“ může plnit funkci rozlišení zboží vyrobeného určitým podnikem, zejména když uvedená ochranná známka byla na tento podnik převedena a tento podnik vyrábí stejný druh zboží. Nicméně, pokud jde o ochrannou známku odpovídající jménu osoby, důvod veřejného pořádku, který odůvodňuje zákaz zapsat ochrannou známku způsobilou klamat veřejnost, a to ochrana spotřebitele, musí vést k otázce ohledně nebezpečí záměny, které by taková ochranná známka mohla vyvolat u průměrného spotřebitele, zejména když osoba, jejímuž jménu odpovídá ochranná známka, původně zosobňovala původ zboží nesoucího tuto ochrannou známku.
Ačkoli tedy Soudní dvůr dovodil, že průměrný spotřebitel by mohl být ovlivněn při koupi oděvu nesoucího ochrannou známku „ELIZABETH EMANUEL“ tím, že by si představoval, že se návrhářka podílí na jeho tvorbě, vlastnosti a jakost takového oděvu zůstávají zaručeny podnikem, který je majitelem ochranné známky. Samotné jméno návrhářky (jakožto tvůrkyně a první výrobkyně), které tvoří přihlášené označení, tedy samo o sobě nemůže klamat veřejnost o povaze, jakosti nebo původu zboží, které označuje.
Uvedené závěry Soudního dvora převzal v souvislosti s řízením o návrhu na zrušení ochranné známky ve svém rozhodnutí i Nejvyšší správní soud, který konstatoval:
„Důvody pro zrušení slovní ochranné známky pro její klamavost podle § 31 odst. 1 písm. c) OchrZn nejsou dány, jestliže ochranná známka byla převedena na nového nabyvatele v souladu se zákonem a nadále je používána ve spojení se stejným druhem zboží. S ohledem na zájem na ochraně spotřebitele je ovšem třeba posoudit, zda taková ochranná známka nemůže vyvolat u průměrného spotřebitele nebezpečí záměny. Jsou-li vlastnosti a jakost zboží označovaného převáděnou slovní ochrannou známkou zaručeny osobou, která je novým majitelem této ochranné známky, nelze samotný převod ochranné známky na tento subjekt považovat za takovou skutečnost, která by sama o sobě mohla klamat veřejnost o povaze, jakosti nebo původu zboží, které označuje.“